Cachaça João Andante deve indenizar Johnnie Walker por infração de marca

15/09/2021

As empresas que produziam a cachaça brasileira João Andante deverão indenizar a produtora do uísque Johnnie Walker por parasitismo da marca e o risco de sua diluição no mercado. A confirmação foi dada nesta terça-feira, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

O colegiado apreciou recursos especiais de ambas as partes e impôs apenas uma alteração em relação à condenação, originalmente fixada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: decidiu reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 200 mil para R$ 50 mil.

Relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que o montante é abusivo em relação a outros casos análogos julgados pela corte. Sua sugestão foi acolhida por unanimidade pelos demais integrantes da 3ª Turma.

Nos demais pontos da condenação, óbices processuais impediram o STJ de analisar o pedido das empresas brasileiras. Rever a conclusão do TJ-SP quanto à ocorrência do ato ilícito, por exemplo, demandaria reexame de fatos e provas, medida vedada pela Súmula 7 da corte.

Além disso, a jurisprudência pacífica do STJ indica que danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ilícito. Portanto, não há necessidade de comprovar o efetivo abalo moral da Johnnie Walker.

Por outro lado, a 3ª Turma negou provimento ao recurso da empresa que fabrica o uísque americano, cujo pedido era para também impedir o uso da marca “O Andante”, pois a matéria não foi examinada sequer implicitamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Para condenar as fabricantes da cachaça João Andante, o TJ-SP entendeu que, embora as partes comercializem bebidas distintas voltadas para públicos diferentes, há uma clara associação entre os elementos figurativos das duas marcas.

Para a corte paulista, não se pode desconsiderar o “evidente parasitismo” da marca famosa e o risco de sua diluição. O tribunal entendeu que, ainda que a marca brasileira tenha buscado inspiração em mais de um referência, constituiu “nítida paródia” da marca estrangeira.

Durante o trâmite do processo, mas ainda antes do julgamento no TJ-SP, o nome João Andante foi substituído por “O Andante”. Além disso, o registro que fazia a paródia com o uísque americano foi anulado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

REsp 1.881.211

Danilo Vital é correspondente da revista Consultor Jurídico em Brasília.